人工智能革命为专利资格判定带来了新问题，而美国联邦巡回上诉法院的现行判例法和美国专利商标局（USPTO）的政策并不具备解决这些问题的能力。特别是，Alice测试步骤2是专利法中最容易被误解的理论之一，在考虑人工智能发明时有可能变得更加混乱。这是因为判例法和审查员的实践都倾向于过分强调权利要求中叙述的或说明书中描述的计算机的常规性或通用性的重要性。

这种状况给人工智能发明的资格审查带来了两个相反的问题。首先，突破性的人工智能发明可以在通用计算机上执行。因此，这类发明应该有资格获得专利保护，其权利要求应该包括完全传统的通用计算机。相反，那些只不过是抽象概念的发明却可以而且经常被主张可由高度专业化的机器学习加速器执行，试图绕过Alice测试步骤2。换句话说，这种不合格的发明不应该仅仅因为引用了专用处理器而获得专利保护。

在这两种情况下，计算硬件的常规性或通用性在很大程度上都无关紧要。相反，为了充分保护这个时代最具突破性的发明，需要新的工具和指导，这样Alice测试步骤2中的“发明概念检索”才不会沦为敷衍了事的“通用计算机检索”。

Alice测试步骤

作为背景，根据美国最高法院2014年对Alice公司诉CLS国际银行案的判决确定了专利资格涉及两步调查。根据Alice测试步骤1，对所主张的发明进行评估，以确定其是否针对不合格的概念，如抽象概念。抽象概念包括心理过程、商业和商业活动以及组织人类行为的方法等。

如果一项权利要求在Alice测试步骤1中指向的是抽象概念，那么在Alice测试步骤2中还有第二次机会来证明该权利要求是否合格。然后，通过“创造性概念的检索”对主张的发明进行重新评估，以确定是否存在足以确保权利要求不仅仅是为了垄断抽象概念本身的充足的权利要求要素，而不是旨在垄断抽象概念本身“撰写成果（drafting effort）”的权利要求要素。

源于Alice测试的这种“撰写成果”的措辞是对常见专利申请策略的认可。有能力的专利代理人都很聪明——他们拥有丰富的经验，能把平凡的权利要求“打扮”得看起来技术性很强。例如，与其让权利要求表述为“将资金从第一方输送给第二方”，这听起来像是纯粹不合格的商业活动，还不如通过叙述从数据库中检索数值、通过网络向服务器系统发送代表性数据、服务器系统解析数据、将数据转换为第二种格式以及将转换后的数据存储在用户数据库中等步骤来对同一概念提出权利要求主张。

从Alice测试法中得到的一个主要启示是，在评估专利资格时，不应区别对待这两种主张同一概念的策略。而Alice测试步骤应该是判断一项权利要求是否具有值得专利保护的创造性特征，或者该权利要求是否只是为了垄断一个抽象概念而形成撰写成果的工具。

奇怪而危险的演变

然而，近年来，当USPTO将Alice测试步骤2应用于涉及计算机的发明（包括所有人工智能发明）时，发生了一些奇怪的事情。也就是说，Alice测试步骤2的调查往往只是询问权利要求是否叙述了使用通用计算机或传统计算机。如果是，则权利要求不合格。

这确实是一个奇怪的检验标准，原因有以下几点。首先，对于一个本应防范垄断抽象概念的权利要求的测试来说，测试是否存在通用计算机过于宽泛。其次，如果与计算机相关的发明已成定局，那么这根本算不上什么测试。因此，Alice测试步骤2往往流于形式，总是以同样的方式作出决定。结果就是，如果与计算机相关的权利要求未能通过Alice测试步骤，申请人就算输了。在实践中，没有第二次机会来证明其是否合格。

因此，USPTO的Alice测试步骤2最近已经成为对现代人工智能发明构成巨大危险的残余。这种向Alice测试步骤2预定型式的转变似乎是对《伯克海默备忘录》（Berkheimer Memo）所强加负担的回应，该备忘录要求审查员进行繁重的事实调查，以维持专利资格的驳回。

作为一个鲜明的数据点，令人关注的不仅是0%的成功率，也不仅是《专利审查程序手册》中关于如何发现创造性概念的2万字内容，还因为这与USPTO在伯克海默案之前的做法不同，当时专利审判和上诉委员会（PTAB）通常根据Alice测试步骤2认定权利要求中包含创造性概念。

传统计算机的不足在联邦巡回法院的判例法中得到了广泛的支持。专利资格的基本原则之一是，仅叙述传统计算机不足以支撑Alice测试步骤2规定的创造性概念，但如果把这一原则变成完整的检测标准，则是一个逻辑错误。

更好的方法

专业人士认为，联邦巡回上诉法院的案例中使用“常规”一词时，并不完全是指“老旧”，而是类似于“以预期的方式运行”。从这个意义上说，以预期的方式运作而成为常规与Alice测试步骤2的调查相吻合，其本质上是问，“这些以普通和预期的方式运作的特征是否只是试图垄断抽象概念的撰写成果？”

正因如此，一些人一直在等待联邦巡回上诉法院使用“固有”这个缺失的词。也就是说，践行抽象概念所固有的权利要求特征不足以产生创造性概念。这是一个强大的调查工具，因为当专利代理人只是试图修饰不合格的权利要求时，它能有效地切断专利代理人的“花言巧语”。

这一术语还与《专利法》产生了强烈的政策共鸣，因为工序的固有特征是熟练工一眼就能看出的特征。因此，公开这些特征并不会推动技术发展，公众也不会因为固有特征被授予专利垄断权而得到任何回报。

之前也有类似的案例。例如，在Boom！Payments公司诉Stripe公司案（2021年1月判决的非先例性意见）中，法官卢利（Lourie）写道，专利权人提出的所谓创造性概念仅仅是实践抽象概念的“必要步骤”。在今年早些时候一份鲜为人知的非先例性意见，即Plotagraph公司诉Lightricks公司的附带意见（第11页）中，联邦巡回上诉法院似乎已准备就绪，可以澄清Alice测试步骤2并非对通用计算机的检索。

澄清至关重要

在此过程中，USPTO应大力考虑澄清，如果根据Alice测试步骤2认定权利要求不合格，不应仅仅因为这些权利要求叙述了通用或常规计算机，还因为这些权利要求仅包含垄断抽象概念的固有特征，无法构成创造性概念的特征。

复原Alice测试步骤2对专利制度至关重要，以确保最重要的人工智能发明得到充分保护。